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研究生: 吳昌銘
Wu, Chang-Ming
論文名稱: 通用標章與商標通用化之研究
A Study on Generic Signs and Genericism of Trade Marks
指導教授: 林易典
Lin, Yi-Tien
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 社會科學院 - 法律學系
Department of Law
論文出版年: 2015
畢業學年度: 104
語文別: 中文
論文頁數: 184
中文關鍵詞: 商標通用標章通用化商標通用化識別性取得識別性
外文關鍵詞: trade marks, trademarks, generic, generic terms, genericide, genericism, distinctiveness, distinctive character, acquire distinctiveness
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  • 通用標章指陳商品或服務種類本身而無法辨識出該商品或服務之特定來源,除了自使用以來就屬於通用標章者外,有不少的通用標章係因為商標著名而最終產生通用化而來。將通用標章置於公共財的範疇內之目的係為了維持商標表彰功能、維持市場公平競爭與消費者權益保護三者,若是屬於商標通用化而來之通用標章更要另外注意其評價之正當性。
    而有關於通用標章應該如何認定係處理通用標章相關議題最為核心的概念,於美國法下採用二階段測試法:第一部分認定標識適用產品相關市場範圍,第二部分評定相關大眾主要認知下該標識適用在該相關市場是否屬於通用標章,強調相關市場的劃分、相關大眾認知與主要意義原則;在歐盟法與德國法下,強調商品或服務範圍的劃定、相關大眾認知、標識整體印象觀察與公共利益的考量;我國法則強調標識與指定使用之商品或服務的關係、消費者認知、整體判斷、競爭同業與申請人的實際使用情形。整體來說,我國法、美國法、歐盟法與德國法均有提到標識與商品相關市場之關聯性、相關大眾或消費者認知。
    在認定是否為通用標章之證據方法上,我國法、美國法、歐盟法與德國法均未特別限制,但大致上都會提出有關於媒體使用、競爭者使用與商標權人、申請人使用之相關證據證明,基於以相關大眾或消費者認知為斷,美國法、歐盟法與德國法原則上直接以消費者市場調查的實證資料為主,然我國法實務卻獨缺市場調查作為證據方法。
    另外,在通用標章是否可能成為商標的議題上,美國法只承認原商標權人因商標通用化而生之通用標章得以透過使用回復為商標;歐盟法與德國法則廣泛承認通用標章可以透過使用取得識別性,進而註冊成為商標;我國商標法與智慧財產局原則上否認通用標章可以透過使用取得識別性,但法院卻曾在個案中肯認之。
    最後,針對商標通用化的部分,係可能適用於商標以外之證明標章或團體商標,特別是產地證明標章與產地團體商標。而在預防通用化的手段上商標權人也應該從與商標有關的各的層面加以注意。而商標通用化會使得原商標權人喪失該商標權,究竟該原商標權人能否請求相當的損失補償更是將來值得探討的問題。

    Generic terms are signs, which can not indicate the origin of the goods or services. Be-sides the signs are generic at the beginning, lots of generic terms which are formed due to genericism of famous trade marks.

    In this thesis, the hard core of the study on generic signs issue is how to define a contro-versial sign is (or isn’t) a generic term. courts and authorities express (1) the connection between the signs and the relevant markets, (2) cognitions of relevant public or consum-ers.

    Genericism dose not only happened to (traditional) trade marks. It is possible that certifi-cation marks and collective marks can genericide. And trade mark owners should vigi-lantly watch out every details to prevent their trade marks from genericism. Finally, ' can trade mark owners have compensation or not ? ' is a worthy new issue.

    第一章 序論 1 第一節 研究動機與目的 1 第二節 研究範圍與方法 2 第三節 研究架構 3 第二章 商標識別性與通用標章之基礎理論 6 第一節 商標之識別性要件基礎法理 6 第一項 商標之目的與功能 6 第二項 商標之識別性要件 7 第一款 識別性之要求 7 第二款 識別性之定義 9 第三款 識別性之分類 11 第二節 通用標章 15 第一項 通用標章之理論建構 15 第一款 通用標章之定義 15 第二款 通用標章作商標不適格評價之目的 16 第一目 維持商標表彰功能 16 第二目 維持市場上公平競爭 17 第三目 消費者權益保護 19 第三款 通用標章之客體 20 第一目 規範上通用標章之客體類型 21 第二目 商標之客體類型 22 第三目 通用標章客體類型規範模式之再構 23 第四款 通用標章之基本認定原則 24 第一目 商標與商品相關市場關聯判定原則 24 第二目 相關消費者大眾認知原則 25 第三目 其他情況綜合判斷原則 26 第二項 商標通用化 26 第一款 商標通用化之定義 26 第二款 商標通用化之目的與正當性 27 第一目 商標通用化理論之目的 27 第二目 商標通用化理論之正當性 28 第三款 商標通用化之成因參數 31 第一目 自始採用描述性商標 32 第二目 欠缺或不便使用商品種類名稱 32 第三目 商品取得專利期間的商標 33 第四目 商標為著名商標或領導品牌 34 第五目 強調獨特而形成新商品種類市場 35 第六目 競爭對手之使用 36 第七目 消費者、媒體與字典的錯誤使用 37 第八目 商標權人未能有效預防商標通用化 38 第三節 通用標章之效果與處理 39 第一項 商標之取得方式 39 第一款 註冊主義 39 第二款 使用主義 41 第二項 自始不具識別性之通用標章 42 第一款 註冊主義下之處理 42 第二款 使用主義下之處理 44 第三項 嗣後喪失識別性之商標通用化 46 第一款 註冊主義下之處理 46 第二款 使用主義下之處理 47 第四節 小結 48 第三章 美國法下通用標章與商標通用化 51 第一節 美國法上通用標章相關規範 51 第一項 美國商標普通法 52 第二項 美國商標法 52 第三項 商標審查程序手冊 55 第二節 美國法通用標章相關實務操作 56 第一項 美國法上通用標章之基本認定判準 56 第一款 相關市場劃定 57 第一目 屬種區別標準 58 第二目 市場劃分影響描述性標識與通用標章之區別 60 第二款 第一意義原則 61 第三款 消費者認知原則 62 第一目 消費者 62 第二目 專業消費者 63 第四款 排除消費者動機 64 第五款 專利屆期與通用標章認定脫鉤 65 第六款 第三方註冊與本案認定脫鉤 66 第七款 首次或唯一使用通用標章不影響判定 67 第八款 詞性使用與通用標章認定脫鉤 67 第二項 美國法下類型化認定判準 69 第一款 複合字、縮寫與句子 69 第二款 數字與數文字組合之電話號碼 70 第三款 網域名稱 71 第四款 外國語文詞彙 72 第五款 錯誤拼寫與同等發音 73 第六款 特殊造型的通用名稱 74 第七款 重複使用通用名稱 74 第八款 照片與圖示 74 第三項 美國法上通用標章之處理程序與證明責任 75 第一款 美國法上通用標章之處理程序 75 第二款 美國法上通用標章之證明責任 76 第四項 美國法上通用標章之證據方法 77 第一款 消費者實證調查 78 第一目 消費者實證調查概說 78 第二目 相關大眾與調查樣母劃定 79 第三目 Thermos調查模式 80 第四目 Teflon調查模式 81 第五目 消費者實證調查的困境 82 第二款 其他佐證之證據方法 82 第一目 字典定義與用法 82 第二目 媒體用法 84 第三目 競爭者與其他交易中之用法 85 第四目 包裝廣告文宣 86 第五目 資料庫搜尋結果 87 第六目 外國行政機關決定與法院裁判 87 第三節 美國法下通用商標成為商標之可能性 88 第一項 通用標章與事實上第二意義 88 第一款 第二意義與後天識別性 88 第二款 事實上第二意義 89 第二項 原商標通用化後之回復 89 第四節 美國法下通用標章理論與其他相關法律議題的關係 90 第一項 通用標章理論與不公平競爭 90 第二項 通用標章理論與功能性標識 91 第五節 小結 91 第四章 歐盟法與德國法下通用標章與商標通用化 94 第一節 歐盟法與德國法下通用標章相關規範 94 第一項 歐盟商標規則 94 第二項 歐盟商標指令 98 第三項 德國商標法 100 第二節 歐盟法與德國法下通用標章相關實務操作 103 第一項 歐盟法與德國法上通用標章與其他相關之認定判準 104 第一款 歐盟法與德國法上通用標章認定判準 104 第一目 通用標章之判準與地域的關係 104 第二目 不以文字標章為限 105 第三目 商品或服務範圍劃定 106 第四目 相關大眾認定 107 第五目 標識整體印象觀察 108 第六目 公共利益 109 第七目 同時指向特定來源 109 第八目 存有其他通用名稱或簡稱 110 第九目 唯一來源與通用標章認定脫鉤 110 第十目 縮寫與完整文義等同處理 110 第二款 歐盟法與德國法上通用標章取得識別性認定判準 111 第一目 地域與通用標章取得識別性之判準 112 第二目 指定商品或服務相關大眾之認知 113 第三款 歐盟法與德國法上商標通用化可否歸責商標權人之認定判準 115 第二項 歐盟法與德國法上通用標章之處理程序與證明責任 116 第一款 歐盟法與德國法上通用標章之處理程序 116 第二款 歐盟法與德國法上通用標章之證明責任 117 第三項 歐盟法與德國法上通用標章處理之證明方法 117 第一款 消費者調查 117 第二款 字典定義、文章 118 第三款 其他組織之聲明 118 第四款 公司之小冊子與包裝、廣告等文宣 119 第五款 該標識所適用之產品市場占有率與營業額 119 第三節 歐盟法與德國法下通用標章成為商標之可能性 120 第四節 歐盟法與德國法下通用標章與其他類型標識的關係 121 第五節 小結 121 第五章 我國法下通用標章與商標通用化 124 第一節 我國法下通用標章相關規範 124 第一項 商標法 124 第二項 商標識別性審查基準 125 第二節 我國法下通用標章相關實務操作 126 第一項 我國法上通用標章之基本認定判準 126 第一款 商標與指定使用商品或服務的關係 126 第二款 我國相關消費者認知 127 第三款 整體判斷原則 127 第四款 競爭同業使用情形 128 第五款 申請人使用方式與實際交易情況 128 第二項 我國法下類型化認定之判準 129 第一款 直接明顯的名稱 129 第二款 諧音 130 第三款 地方性語言 130 第四款 外國文字 130 第五款 字詞組合、字母數字組合 131 第六款 文字縮寫 132 第七款 商品本身圖形、照片 132 第八款 網域名稱形式 133 第九款 結合場所名稱 133 第三項 我國法上通用標章之處理程序與證明責任 134 第一款 我國法上通用標章之處理程序 134 第二款 我國法上通用標章之證明責任 135 第四項 我國法上通用標章之證據方法 136 第一款 字典定義與用法 136 第二款 媒體報導與書籍資料 137 第三款 消費者部落格、社群網站之文章 138 第四款 產品手冊、型錄 138 第五款 資料庫搜尋結果 139 第六款 同業使用情形 140 第七款 同業公會的聲明與函覆 141 第八款 智慧財產局其他核駁或核准商標註冊 142 第三節 我國法下通用標章成為商標之可能性 143 第四節 小結 144 第六章 通用標章與商標通用化之外溢、防免與展望 146 第一節 商標通用化現象之外溢 146 第一項 多數人共享的標章 146 第二項 產地證明標章與團體商標之通用化 148 第二節 商標通用化之預防方法 150 第一項 選擇高識別性標識作為商標 150 第二項 創造或使用其他通用標章 151 第三項 強調商標作為商標使用 152 第四項 注意文字商標之文義使用 153 第五項 注意商標在廣告、包裝與其他文宣的使用 154 第六項 注意商標以聲音、動態或其他方式表達的使用 155 第七項 相同商標適用在不同種類商品 156 第八項 注意相關消費者大眾之使用情形 157 第九項 注意競爭對手之使用情形 157 第十項 注意同業公會的動向 158 第十一項 注意字典、媒體之使用情形 159 第十二項 預防性商標保護策略與即時性商標保護手段 160 第十三項 產地證明標章與產地團體商標通用化之防免 161 第三節 通用標章之未來展望 162 第一項 我國通用標章規範與操作之建議 162 第一款 我國通用標章規範之立法建議 162 第二款 我國通用標章實務操作之建議 163 第一目 我國通用標章之認定判準參考建議 163 第二目 我國通用標章之證據方法參考建議 168 第二項 商標通用化之損失補償發展可能性 169 第四節 小結 171 第七章 結論 173 參考書目 180

    一、中文部分(依姓名筆劃排列)
    (一)中文專書
    1.汪渡村,商標法論,3版,台北:五南,2012年10月。
    2.林合民、李震山、陳春生、洪家殷、黃啟禎,行政法入門,7版,台北:元照,2014年9月。
    3.林洲富,商標法-案例式,2版,台北:五南,2012年9月。
    4.陳昭華,商標法理論與實務,初版,台北:元照,2013年2月。
    5.陳文吟,商標法論,修訂3版,台北:三民,2005年2月。
    6.陳文吟譯,巴黎公約解讀,初版,台北:經濟部智慧財產局,2000年4月。
    7.曾陳明汝著,蔡明誠續著,商標法原理,修訂3版,台北:新學林,2007年。
    8.張澤平、張桂芳,商標法,4版,台北:書泉,2004年3月。
    9.經濟部智慧財產局,商標法逐條釋義,3版,台北:經濟部智慧財產局,2013年12月。
    10.劉孔中,比較商標法,初版,台北:新學林,2014年9月。
    (二)中文期刊
    1.王敏詮,美國商標法上意義與撤銷事由之研究,載於月旦民商法雜誌第6期,2004年12月。
    2.李震山,論行政損失補償責任-以行政程序法之補償規定為例,收錄於台灣行政法學會主編,損失補償、行政程序法,初版,台北,台灣行政法學會,2005年7月。
    3.林發立,「市場調查報告」在行政訴訟上之運用-兼論商標法第四十三條,載於萬國法律第132期,2003年12月。
    4.鄧振球,商標名稱通用化之理論與實務,載於科技法學評論5卷1期,2008年。
    5.蔡明誠,論商標之抽象識別性與具體識別性要件-以行政法院八十九年度判字第二五一號判決為例,載於法令月刊第51卷第10期,2000年10月。
    6.謝銘洋,智慧財產權法之發展與公平交易法之互動關係,載於律師雜誌第315期,2005年12月。
    (三)中文學位論文
    1.呂俐雯,商標通用化之理論與判斷標準之研究,國立台灣大學法律學院法律學研究所碩士論文,2013年6月。
    (四)中文網路資料
    1.司法院法學資料檢索系統,網址:http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm(最後瀏覽日:2015/04/05)
    2.法源法律網,網址: http://www.lawbank.com.tw(最後瀏覽日:2015/04/05)
    3.經濟部智慧財產局網站,網址:http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=207108&ctNode=6781&mp=1(最後瀏覽日:2015/04/05)
    二、英文部分(依字母順序排列)
    (一)英文專書
    1.Aufenanger, Martin & Barth, Gerhard & Franke, Anja,The German Trademark Act;Das Deutsche Markengesetz (München: Verlag C.H.Beck oHG, 3rded., 2006)
    2.Cohen Jehoram, Tobias & van Nispen, Constant & Huydecoper, Tony, European Trademark Law (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1sted., 2010)
    3.Davis, Richard & Longstaff, Ben & Roughton, Ashley & Quintin, Thomas St & Tritton, Guy, Tritton on Intellectual Property in Europe (London: Sweet&Maxwell, 4thed., 2014)
    4.Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., Trademarks and Unfair Competition- Law and Policy (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 4thed., 2014)
    5.Gielen, Charles & von Bomhard, Verena, Concise European Trade Mark and Design Law (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1sted., 2011)
    6.Ginsburg, Jane C. & Litman, Jessica & Kevlin, Mary L., Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials (San Francisco: Mathew Bender, 5thed., 2013)
    7.Ginsburg, Jane C. & Litman, Jessica & Kevlin, Mary L., Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials (New York: Foundation Press, 4thed., 2007)
    8.Halpern, Sheldon W. & Seymore, Sean B. & Port, Kenneth L., Fundamentals of United States Intellectual Property Law- Copyright, Patent, and Trademark (Alphen: Kluwer Law International, 4thed., 2012)
    9.Hauck, Felix, Practitioner’s Manual for Trademark Prosecution and Litigation in the EU (London: Sweet&Maxwell, 1sted., 2011)
    10.Hildebrandt, Ulrich, Harmonised Trade Mark Law in Europe- Case Law of the European Court of Justice (Cologne: Carl Heymanns Verlag, 2ded., 2008)
    11.Hilliard, David Craig & Ⅱ, Joseph Nye Welch & Widmaier, Uli, Trademarks and Unfair Competition (San Francisco: Mathew Bender, 9thed., 2012)
    12.Janis, Mark D., Trademark and Unfair Competition Law in a Nutshell (St. Paul: West Group, 1sted., 2013)
    13.Kur, Annette & Dreier, Thomas,European Intellectual Property Law (Chelten-ham: Edward Elgar Publishing Limited, 1sted., 2013)
    14.Lunney, Glynn, Case and Materials on Trademark Law (St. Paul: Thomson Reuters, 1sted., 2010)
    15.Maggs, Peter B. & Schechter, Roger E., Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Comments (St.Paul: West Group, 7thed., 2012)
    16.Maniaties, Spyros,Trade marks in Europe: A Practical Jurisprudence (London: Sweet & Maxwell, 1sted., 2010)
    17.McCarthy, J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (Eagan: West Group, 4thed., 2006)
    18.McManis, Charles R. & Friedman, David J., Intellectual Property and Unfair Competition- in a Nutshell (St. Paul: Thomson Reuters, 7th ed., 2013)
    19.Mellor, James & Llewelyn, David & Moody-Stuart, Thomas & Keeling, David & Berkeley, Iona,Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names (London: Sweet&Maxwell,15thed., 2011)
    20.Merges, Robert P. & Menell, Peter S. & Lemley, Mark A., Intellectual Property in the New Technological Age (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 5thed., 2009)
    21.Michaels, Amanda & Norris, Andrew, A Practical Guide to Trade Mark Law, at 29 (Oxford: Oxford University Press, 5thed., 2014)
    22.Miller, Arthur Raphael & Davis, Michael H.,Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell (St.Paul: West Group, 5thed., 2012)
    23.Phillips, Jeremy, Trade Mark Law - a Practical Anatomy (Oxford: Oxford University Press, 1sted., 2003)
    24.Pires de Carvalho, Nuno,The TRIPS Regime of Trademarks and Designs (Al-phen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2ded., 2006)
    25.Schechter, Roger E., Unfair Trade practices and Intellectual Property (St. Paul: West Publishing, 2ded., 1993)
    26.Seville, Catherine, EU Intellectual Property Law and Policy (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 1sted., 2009)
    (二)英文期刊
    1. Zeisel, Hans, The Surveys that Broke Monopoly, 50 U. CHI. L. REV. 896 (1983)
    (三)網路資料
    1.Apple website,網址: https://www.apple.com/contact/(最後瀏覽日: 2015/03/28)
    2.BITLAW,網址: http://www.bitlaw.com/index.html (最後瀏覽日:2015/04/05)
    3.CURIA,網址: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/(最後瀏覽日:2015/04/14)
    4.DPMA website,網址: http://www.dpma.de/english/trade_marks/application/index.html(最後瀏覽日:2015/4/17)
    5.Merriam-Webster,網址:http://www.merriam-webster.com/dictionary/google(最後瀏覽日:2015/1/21)
    6.OHIM website,網址: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/trade-marks(最後瀏覽日:2015/4/17)
    7.Open Jurist,網址:http://openjurist.org/(最後瀏覽日:2015/04/05)
    三、德文專書部分(依字母順序排列)
    1. Berlit, Wolfgang, Markenrecht (München: Verlag C.H.Beck, 8. Aufl., 2010)
    2. Bingener, Senta, Markenrecht: Ein Leitfaden für die Praxis (München: Verlag C.H.Beck, 2. Aufl., 2012)
    3. Hacker, Franz, Markenrecht (Köln: Carl Heymanns Verlag, 3. Aufl., 2013)

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